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北京市第一中级人民法院
民事判决书

（2002）一中民初字第4111号

　　原告 深圳南方铁路实业有限公司，住所地广东省深圳市罗湖区和平路63号1105－1107室。
　　法定代表人 曾庆水，董事长。
　　委托代理人 栾燕民，北京市吴栾赵阎律师事务所律师。
　　委托代理人 阎如玉，北京市吴栾赵阎律师事务所律师。
　　被告 北京中科宏裕建材有限公司，住所地北京市西城区复外三里河三区24门。
　　法定代理人 王仁德，董事长。
　　第三人 深圳市新乐达实业发展有限公司，住所地广东省深圳市盐田区沙头角沙深路121号301室。
　　法定代表人 闫镇达，董事长。

　　原告深圳南方铁路实业有限公司（简称南方铁路公司）诉被告北京中科宏裕建材有限公司（简称中科宏裕公司）技术合同纠纷一案，本院于2000年7月26日受理后，依法组成合议庭进行了审理，因本案的处理结果与深圳市新乐达实业发展有限公司（简称新乐达公司）有法律上的利害关系，本院追加新乐达公司作为本案的第三人参加诉讼。2001年5月8日，本院作出（2000）一中知初字第158号民事判决，被告中科宏裕公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2001年9月17日作出（2001）高知终字第81号民事裁定，撤销（2000）一中知初字第158号民事判决，发回北京市第一中级人民法院重审。我院依法另行组成合议庭，于2003年10月16日公开开庭进行了审理。原告南方铁路公司的委托代理人栾燕民、阎如玉到庭参加了诉讼。被告中科宏裕公司经本院依法公告送达开庭传票、第三人新乐达公司经本院传票传唤，无正当理由均未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
　　原告南方铁路公司诉称：1996年初，被告到原告处，称其受中国科学院的委托推广该院《一炉两用，同时出热和生产水泥熟料的方法、产品和设备及应用》的发明专利，希望能与原告合作。1996年5月26日，原、被告及新乐达公司经协商，就该项发明专利技术（申请号为95115360.9）的推广和应用，签署一份协议书。该协议书约定：三方共同组建一个有限责任公司，从事上述发明技术的推广、开发、应用、经营。原告作为投资方，投资300万元人民币，其中200万元作为技术入门费支付给被告，如果由于被告的原因导致新公司不能获得推广和使用该发明专利技术的合法权利，被告保证退还原告所付的技术入门费200万元。后原告如约支付给被告200万元，但新公司至今不能依约获得推广和使用该发明专利技术的合法权利。为此原告多次要求被告尽快退还200万元，但被告一再推脱，置之不理，上述200万元至今未退还给原告。请求法院依法判令被告退还原告支付的200万元。
　　原告为支持其诉讼请求，在本案诉讼中向法院提交了如下10份证据：
　　证据1、1995年1月18日中国科学院给被告的授权委托书，证明被告在1995年6月18日之前，有权就本案涉及的中国科学院享有的该专利技术的推广和使用签署相关的合作协议（复印件2页）。
　　证据2、1996年5月26日，原告、被告及第三人签订的《协议书》（复印件2页），证明协议三方的权利义务关系。
　　证据3、原告向被告支付200万元技术入门费的付款凭证（复印件2页），证明被告已于1996年6月3日收到原告支付的200万元技术入门费。
　　证明4、北京中科路技术有限公司章程（复印件7页），证明该公司经营宗旨是推广应用本案专利技术，三方均以货币形式入资，注册资金50万元。
　　证据5、国家知识产权局专利文献检索中心电脑检索资料（复印件2页），证明涉案专利的情况。
　　证据6、95115360.9号发明专利申请公开说明书及权利要求书（复印件8页）。
　　证据7、96111664.1号发明专利申请公开说明书及权利要求书（复印件7页）。
　　证据8、发明专利说明书（专利号96111664.1）（复印件1页），证明国家知识产权局专利局1999年12月15日授权公告的专利号为96111664.1的发明专利说明书中在“优先权”一项注明“[32]95.8.14[33]CN[31]95115360.6”，证明上述两个发明专利申请实质是同一的。
　　证据9、中国科学院机关服务局的声明，证明中国科学院已将96111664.1号发明专利授权中国科学院机关服务局独占实施许可。
　　证据10、中国科学院科发办字（1999）0299号文件（复印件2页），证明内容同上。
　　被告中科宏裕公司在本次发回重审中未做答辩，但曾在原审中辩称：1、本案所涉技术应归被告所有，涉案专利的申请权和所有权应为被告所有。2、在协议的履行期间，原告有违约行为，在协议中明确约定原告投资300万元，其中200万元作为技术入门费支付原告，100万元作为首期注册资金。但是原告100万元的首期注册资金始终没有到位，3、原告从未要求被告返还200万元，本案原告的起诉已超过诉讼时效。4、虽然中国科学院取得专利权，但被告作为该技术合作开发的一方，仍然对该技术享有合法使用权。而且被告在专利申请日之前就使用了与“一炉两用”专利相同的技术及方法，依法享有该技术的先用权。综上，原告的诉讼请求不能成立，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
　　第三人新乐达公司述称：依据中科院的授权，“北京中科路技术有限公司”的三方股东于1996年6月签订了就中科院的发明专利“一炉两用，同时出热和生产水泥熟料的方法、产品和设备及应用”之技术作价入股，成立新公司推广实施该技术的合作协议。我公司遵照国家有关法律，按公司章程尽到了出资义务，使新公司得以顺利注册。我们出资成立新公司的目的，是希望将上述专利技术尽快实现科技成果转化，以取得良好的社会效益和经济效益。使我们公司能取得较好的投资回报。新公司成立几年，历尽坎坷，终于建成了试验线，得到了专家和用户的好评。但是，事情的发展和随之而来的纠纷却使我们不但没有得到应有的回报，却陷入了旷日持久的纠纷之中。我公司希望法院能够考虑该技术发展成熟的历史和现实，依法维护投资者的合法权益。
　　经审理查明：
　　1995年1月18日，中国科学院办公厅给被告出具一份《委托书》，其内容为：兹委托中科宏裕公司推广中国科学院的《一炉两用，同时出热和生产水泥熟料的方法、产品、设备及应用》的新技术，授权签订合同、开展技术服务。有效期到1996年6月18日。
　　1996年5月26日，原告作为甲方、第三人作为乙方、被告作为丙方，三方就中国科学院为专利申请人、申请号为95115360.9、名称为《一炉两用，同时出热和生产水泥熟料的方法、产品和设备及应用》的发明专利的推广和应用签定了一份《协议书》，在该协议中约定：三方共同组建一个有限责任公司，原告（甲方）共投入资金300万元，其中200万元作为技术入门费付给被告（丙方），100万元作为首期注册资金。原告在新公司中占12%的股份。被告以上述发明专利的使用权投入，在新公司中占80%的股份。如果由于原告的注册资金不能到位，使公司不能注册，则被告不再退还原告所付的技术入门费；如果由于被告的原因导致新公司不能获得推广和使用该发明专利技术的合法权利，被告保证退还原告所付的技术入门费200万元。被告负责专利技术的实施和保障。
　　1997年1月23日，《协议书》约定设立的北京中科路技术有限公司（简称中科路公司，下称新公司）正式成立，注册资金为50万元。
　　1997年2月10日，新公司章程约定了股东的出资方式、出资金额。其中载明被告中科宏裕公司出资40万元人民币，占股份80%；第三人新乐达公司出资4万元人民币，占股份8%；原告南方铁路公司出资6万元人民币，占股份12%。三方均以货币形式入资，公司注册资本50万元人民币。其经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售开发后的产品，环保、能源技术及设备、机械电器设备、电子计算机硬件及外部设备、通讯设备、化工、建筑材料。新公司营业期限20年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。三方均在公司章程上签字并盖章。
　　1997年12月29日，新公司与河南省辉县市孟庄火电厂（以下简称孟庄火电厂）订立《发明专利实施许可合同书》，约定新公司将涉案专利技术应用于孟庄火电厂的一台设备，该协议现已履行。
　　另查，中国科学院于1995年8月14日向中国专利局申请的名称为《一炉两用，同时出热和生产水泥熟料的方法、产品和设备及应用》的发明专利申请，申请号为95115360.9，于1995年10月22日，被国家专利局视为撤回。1995年8月14日，中国科学院又向国家专利局提出与上述申请相同名称的发明专利申请，申请号为96111664.1，该申请于1997年10月1日公开，于1999年12月15日被授予发明专利权，专利号为96111664.1，专利权人为中国科学院。
　　95115360.9号申请专利与96111664.1号发明专利的申请人、发明人、发明名称、权利要求书内容等均相同。在原审庭审中，原、被告双方当事人均认为《协议书》涉及的95115360.9申请专利与96111664.1号发明专利是同一的技术。
　　1999年3月26日，中国科学院出具科发办字（1999）0229号文，将其当时正在申请专利的申请号为96111664.1的技术授权中国科学院机关服务局独占实施许可。2000年6月4日，中国科学院机关服务局在《参考消息》报上发表声明：中国科学院机关服务局是经中国科学院授权的唯一对96111664.1号发明专利享有使用权及授权他人使用权利的合法机构。未持有中国科学院机关服务局书面委托的任何机关、单位、团体及个人，其所称转让、许可使用“一炉两用”专利技术均属非法。
　　被告在原审中主张其享有本案所涉专利技术的先用权，其提交的证据为1995年1月18日被告与吉林热电厂多种经营总公司订立的《合作开发再生资源--改性粉煤灰制造水泥工业性试验协议书》，该协议书约定吉林热电厂多种经营总公司采用改性粉煤灰新技术生产水泥。
　　以上事实，有委托书、协议书、汇票委托书、收据、中国科学院出具科发办字（1999）0229号文、中国科学院机关服务局发表的声明、《合作开发再生资源--改性粉煤灰制造水泥工业性试验协议书》、专利申请及授权文件、庭审笔录等证据在案佐证。
　　本院认为：
　　一、关于合同效力问题。1996年5月26日，原告南方铁路公司与被告中科宏裕公司及第三人新乐达公司就中国科学院的、专利申请号为95115360.9《一炉两用，同时出热和生产水泥熟料的方法、产品和设备及应用》发明专利的推广、开发、应用和经营所签署的协议书，系当事人的真实意思表示，其内容未违反法律规定，该协议属合法有效。该协议对三方当事人具有法律上的约束力，三方当事人应当全面履行合同约定的义务。
　　二、原告要求返还技术入门费200万元的诉讼请求是否成立。虽然三方所签协议，具有联营合同的性质，但是本案争议的内容系原告请求返还技术入门费。对解决该权项权益的纠纷，在《协议书》第三款中约定，如果由于被告的原因导致新公司不能获得推广和使用该发明专利技术的合法权利，被告保证退还原告所付的技术入门费200万元。由此可见，对200万元技术入门费产生的纠纷处理，三方当事人已在协议中作了明确的约定，该条款是解决本案纠纷的依据。首先，从95115360.9申请专利和96111664.1号发明专利两者之间的关系看，原告提交的证据5、6、7、8可以证明《协议书》中所约定的被告向新公司转让的专利申请号为95115360.6的《一炉两用，同时出热和生产水泥熟料的方法、产品、设备及应用》的发明专利技术，与96111664.1号发明专利为同一技术。第二，新公司未获得授权许可。从95115360.9申请专利和96111664.1号发明专利的法律状态看，95115360.9申请专利被视为撤销，96111664.1号发明专利被授权他人独家实施许可，三方协议成立的新公司自始至终就未得到被告关于本案所涉专利技术的授权许可，致使新公司无法从事涉案专利技术的推广、开发、应用和经营，原告的合法权利也无法得到实现。第三，从200万元技术入门费与新公司股本结构的关系看，原告向被告支付200万元技术入门费的目的，在于约束被告保证新公司享有使用该发明专利技术的合法权利，加速推广和使用涉案专利技术，未作为出资投入到新公司的股本中。新公司章程中对各方当事人的出资额、出资方式及所占股份的比例均做了明确的约定。从新公司章程中载明的股本结构看，也并未包括200万元技术入门费。由此，可以得出本案诉争的200万元技术入门费与依协议成立的新公司的股本结构、经营状况无关。判断被告是否应返还200万元技术入门费的标准，应当依据三方当事人在协议中约定的标准，也就是说，以新公司能否获得推广和使用涉案专利技术的合法权利判断的标准。如果因被告的原因，新公司不能获得该项专利的合法权利，被告就应当承当返还技术入门费的义务。新公司的经营状况如何与应否返还技术入门费之间不属于同一法律关系，在本案中不能相提并论。据此，由于涉案的95115360.9申请专利被国家专利局视为撤销，96111664.1发明专利的权利人将其授权给了中国科学院机关服务局，使新公司自始至终就未得到本案所涉专利技术的授权许可，致使新公司无法从事涉案专利技术的推广、开发、应用和经营，原告的合法权利未能得到实现，造成这一情况发生的原因在于被告，因此，被告应当承担返还技术入门费200万元的义务。原告请求返还的诉讼请求成立，本院予以支持。
　　三、关于诉讼时效问题。在三方签订的协议中没有约定返还200万元技术入门费的日期，我国民法通则对合同中履行期限约定不明确的情况有以下规定：“履行期限不明确的，债务人可以随时向债权人履行债务，债权人也可以随时要求债务人履行债务，但应当给对方必要的准备时间。”对于原告是否曾就返还200万元技术入门费向被告主张权利一节，双方当事人在原审陈述中相互矛盾，但原、被告均未提交在本案诉讼之前，原告曾向被告要求返还200万元技术入门费的证据。故应认定原告在起诉之前，没有要求被告履行返还200万元技术入门费的义务。因此，在起诉之前，被告返还200万元技术入门费的义务因为原告没有要求而没有确定履行的期限。综上，直至起诉之前，原告关于要求返还200万元技术入门费的诉讼时效尚未起算。被告关于原告要求返还200万元技术入门费的请求已过诉讼时效，丧失了本案的胜诉权的主张，没有事实及法律依据，本院不予支持。
　　四、被告主张原告注册资金不到位为由，已经构成违约。本院认为，在新公司章程中，对原协议书约定的注册资金100万元已调整到50万元。对此，三方当事人均签字并盖章予以认可。原告依据新公司章程的规定出资，不存在出资不到位的情况，被告关于原告出资不到位的抗辩理由，不能成立，本院不予支持。
　　五、关于被告主张其享有本案专利技术的先用权一节，根据我国专利权法的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造使用的，不视为侵犯专利权。根据该条款的规定，不视为侵权的情况仅在申请日前原有的范围内有效，如使用人将该技术转让给他人使用，必然导致使用范围的扩大，不符合专利法的相关规定。在本案中，被告主张其享有本案专利技术的先用权，即使其享有先用权，被告也无法合法地将该先用权转让给新公司，也就是说，不能使新公司获得协议约定的推广和使用该发明技术的合法权利。因此，被告是否享有所涉专利技术的先用权，与本案无关。
　　综上，原告的诉讼请求具有事实与法律依据，本院予以支持。被告上述的诸抗辩理由均不能成立，本院不予采信。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、《中华人民共和国技术合同法》第十六条、第十七条第一款之规定，判决如下：
　　被告北京中科宏裕建材有限公司于本判决生效之日起三十日内，返还原告深圳南方铁路实业有限公司人民币二百万元。
　　本案诉讼费20010元，由被告北京中科宏裕建材有限公司负担（于判决生效后7日内交纳）。
　　如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内，向本院提交上诉状及其副本，上诉于北京市高级人民法院。如原告深圳南方铁路实业有限公司上诉，应交纳上诉案件受理费20010元，上诉期满后7日内不交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　审判长 刘 勇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　代理审判员 李燕蓉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　代理审判员 彭文毅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　二00三年十二月十九日
　　 　　书记员 姜庶伟